反思专利无效诉讼中公知常识之采信规则
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反思专利无效诉讼中公知常识之采信规则 作者：熊文聪
来源：《中国知识产权》2015年第08期
公知常识的举证责任
公知常识是否定一项技术方案具有创造性的重要依据，因此经常在专利无效诉讼中加以运用。然而，如何认定一项技术属于公知常识？是否需要举证？由谁举证？何时举证？……这些证据规则是否已经在中国建立起来，需要仔细解读。在“双鹤药业”案这个经过一审、二审和最高人民法院（以下简称“最高院”）再审，荣登最高院2011年度指导案例选的重要案件中，最高院开门见山地指出：“本院系依据各方当事人提交的有关证据，对专利复审委决定的事实认定以及法律适用进行合法性审查，而非就有关证据是否影响涉案专利的创造性直接予以认定。”但最高院笔锋一转，接着又认为：“本案焦点在于：1、如何确定权利要求1的保护范围；2、权利要求1相对于对比文件是否具有新颖性；3、权利要求1相对于对比文件是否具有创造性。”判决书多处体现了这种内在矛盾，揭示了最高院对涉诉专利新颖性、创造性及说明书是否充分公开等这些可专利性核心问题的直接判断，而对专利复审委做出的具体行政行为的合法性评价却反而成了一个副产品。本案的争议焦点在于无效宣告请求人（双鹤药业公司）所主张的“将舒巴坦与哌拉西林或者头孢氨噻肟混合制成复方制剂”是否属于公知常识。专利复审委在其决定书中将此技术认定为公知常识，但并未提供充分的证据支持。公知常识是否可由专利复审委直接认定？对此，《专利审查指南》（2010）第四部分第三章第4.1节第（7）项规定：“专利复审委可以依职权认定技术手段是否为公知常识，并可以（粗体和着重号为笔者所加）引入技术词典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常识性证据。”“可以”即“可以不”，也即专利复审委并不负有公知常识的举证义务。然而在实践中，法院对专利复审委直接认定公知常识而没有提供充分证据支持的做法提出了质疑。如在“宋景尧”案中，北京一中院在判决书中多处对专利复审委直接认定某项技术特征为公知常识但不举证的做法予以否定。正因有此共识，北京高院在“双鹤药业”案二审判决书中才特别指出：“专利复审委的决定没有就有关„将舒巴坦与哌拉西林或者头孢氨噻肟混合制成复方制剂是本领域技术人员容易想到的‟的认定提供相关的依据，其作出的认定理由不充分。”法院的这一判定是有法律依据的，即《行政诉讼法》（1990）第32条：“行政诉讼中的被告（即行政机关）对作出的具体行政行为负有举证责任，应当提供作出该具体行政行为的证据和所依据的规范性文件。”
但令人不解的是，最高院在“双鹤药业”案中对专利复审委在无证据支撑的情况下直接就公知常识做出认定的做法是否正当这一核心问题却只字未提，反而直接采信无效宣告请求人在再审程序中提交的新证据，并明确驳回了专利权人（湘北威尔曼公司）有关“未经专利复审委先行审查并作出审查决定之前，在本案中不能以双鹤药业公司提交的有关证据作为认定案件事实的依据”的主张。实际上，关于此问题法院在本案之前是有共识的，如北京高院1999年出台的《关于审理专利复审和无效行政纠纷案件若干问题的解答（试行）》第10条规定“在专利复审委的无效审理程序之后的行政诉讼程序中，无效请求人提出的新证据，原则上不应接受并认定，无效请求人可以依据新证据重新向专利复审委提出无效宣告请求。”司法实践也印证了这